El Tribunal Supremo descarta la infracción de marcas nacionales en el etiquetado de caquis con el término «Persimon»

El Tribunal Supremo ha confirmado que el uso del término «Persimon» para identificar una variedad de caqui no constituye una infracción de marcas nacionales. La Sala considera que dicho término se empleó con finalidad descriptiva, y no como signo distintivo, lo que impide activar la protección marcaria solicitada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Kaki Ribera del Xúquer».

Demanda por uso del término «Persimon»

Una empresa comenzó a comercializar caquis bajo el término «Persimmon» para referirse a la variedad “Rojo Brillante”, no astringente. El Consejo Regulador, titular de varias marcas nacionales registradas que contienen la denominación «Persimon», interpuso demanda alegando infracción de marcas nacionales, así como actos de competencia desleal y publicidad ilícita.

Uso no marcario y ausencia de infracción

El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda. Consideró que el uso del término «Persimon» se limitó a describir una característica del producto y no tuvo la función de identificar el origen empresarial. Por tanto, no se acreditó una infracción de marcas nacionales, al no existir un uso marcario del signo.

La Audiencia aprecia riesgo de confusión

La Audiencia Provincial revocó parcialmente la sentencia. Estimó que el término «Persimmon» podía ser interpretado como una marca independiente y generar confusión entre los consumidores. En consecuencia, declaró la existencia de infracción de marcas nacionales y prohibió su utilización.

El Supremo revoca la infracción declarada

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada. Rechaza que haya existido infracción de marcas nacionales, al entender que el término fue utilizado con finalidad descriptiva, de forma habitual en el sector, y conforme a las prácticas leales del comercio.

Se aplica el artículo 37.b) de la Ley de Marcas, que excluye la infracción cuando el uso del signo se limita a describir características del producto.

Valoración jurídica

Los límites al derecho exclusivo de marca

La Sala recuerda que el titular de una marca no puede impedir el uso de términos descriptivos, siempre que se empleen de forma objetiva y sin intención distintiva. Además, señala que las marcas del Consejo Regulador no tienen carácter notorio ni renombre acreditado, lo que refuerza la inexistencia de infracción de marcas nacionales.

Fallo del Tribunal Supremo

Se estima el recurso de casación, se revoca la sentencia dictada por la Audiencia Provincial y se confirma la resolución de primera instancia. Se declara que no ha existido infracción de marcas nacionales, ni competencia desleal ni publicidad ilícita. Se imponen las costas al Consejo Regulador.